国家海外知识产权纠纷应对指导中心：
近来，中国企业在海外尤其是美国频频遭遇商业秘密纠纷。2019年以来，江苏金石机械、浙江戴卡宏鑫、苏州Gstarsoft、重庆君马新能源等一批企业在美相继被诉涉嫌侵犯商业秘密。今年3月5日，海能达在美商业秘密及版权侵权诉讼案件一审被判支付合计7.65亿美元。在当下，因相关法律规则尚由美国等发达国家绝对主导，审判中的自由裁量空间巨大，商业秘密越来越多地成为制约和阻碍我国企业国际化发展的竞争工具和有力武器。 国家海外知识产权纠纷应对指导中心（下称“指导中心”）在对近几年来中国企业在美商业秘密诉讼情况进行分析的基础上，发出预警信息：近期，中国企业在海外经营或国际贸易中应高度关注与重视商业秘密纠纷风险。 不断增长！中国企业在美频遭商业秘密纠纷 据初步查询统计，共有139件与中国企业在美相关的商业秘密案件。尤其是近三年来，中国企业在美商业秘密纠纷案件数量快速增长。
图1 2015年-2019年涉及中国企业的案件量
这一快速增长与美国近年来商业秘密侵权案件数量总体增长有一定关系。2015年美国商业秘密的新立案量为1075件。2016年，美国联邦《商业秘密保护法》生效后，新立案商业秘密案件数量有所增长，近两年基本在每年1400件左右。但是应当看到，中国企业涉案的增长速度远高于整体增长。
图2 2015年-2019年历年美国商业秘密案件立案量
近年来，很多知名公司（Facebook, Uber和Epic等）都成为商业秘密涉案企业。如2017年2月得克萨斯北区联邦法院裁定Facebook拥有的Oculus VR 因商业秘密和著作权侵权,需向Zenimax支付5亿美金的赔偿。近日, Uber前高管和无人驾驶技术领域知名人士Anthony Levandowski就一项盗用Googles商业秘密的刑事指控认罪。 需要关注的是，商业秘密纠纷通常与合同纠纷、以及专利、商标和著作权等其他知识产权侵权纠纷相伴相生。在上述139件商业秘密诉讼案件中，108件同时涉及合同纠纷，同时涉及专利、商标和著作权的案件分别为24件、24件和14件。 遗憾的是，中国企业在大部分情况下仍然较为被动。据估计,在全部案件中，有106件中国企业是作为被告被诉侵权及索赔，占比超过76%。仅2019年，中国当事人在美国作为被告被诉商业秘密侵权的案件就有25件。在全部139件案件中，目前已经结案的49件，其中原告胜诉9件，被告胜诉4件，和解(按经验推测)的29件，尚有90件案件仍在进行（open）中。 从区域来看，近期美国受理涉我国企业商业秘密案件最多的为加利福尼亚北区联邦地区法院（N.D.Cal） 和加利福尼亚中区联邦地区法院（C.D.Cal）法院，分别占比约13%和8%。
下表中列出了近两年部分中国企业在美被诉商业秘密的案件信息。
天价赔偿！海能达7.7亿美元赔偿案件始末
2020年3月5日，美国伊利诺伊北区联邦地方法院作出判决，宣告中国企业海能达公司因盗用商业秘密和著作权侵权，需赔偿摩托罗拉公司3.458亿美元补偿性赔偿金及4.188亿美元惩罚性赔偿金，共计7.646亿美元。 在数码双向音频市场中，摩托罗拉和海能达是主要竞争对手。在过去的四年中，摩托罗拉与海能达在美国、欧洲、中国和澳大利亚等国家和地区展开了近十起诉讼，美国这一判决是目前两家企业全球对峙的最新战况。 摩托罗拉在2006年推出MotoTRBO专业对讲机，并在2007年开始销售。海能达则在2010年初推出了与其竞争的DMR专业对讲机。2017年3月，摩托罗拉在伊利诺伊州提起诉讼，指控三位摩托罗拉的前雇员Gee Siong Kok , Yih Tzye Kok 和Samuel Chia先后加入海能达，并在其DMR产品组工作。摩托罗拉指控称，虽然他们签署的保密协议均明确禁止披露任何保密信息，但是三人仍然在2008年离职前，秘密登入并下载了数千份含有摩托罗拉商业秘密的保密技术文件，摩托罗拉DMR产品的源代码也在其中。随后，这些商业秘密被吸收进海能达的产品和商业战略中。除此之外，摩托罗拉还指控Yih Tzye Kok自2008年6月便开始为海能达工作，远远早于他从摩托罗拉正式离职日期（2008年10月）；Samuel Chia尚在摩托罗拉任职期间，在海能达与Gee Siong Kok进行会面，随后下载大批量文件档案。 与许多标的极高的知识产权诉讼一样，这一天价赔偿案前后历时三年之久，双方交锋异常激烈。双方向法庭提交超过900份案卷文件，启动名目众多的强制动议，数次提出案件日程延期，并在证据开示中交换了大量文件。2019年11月，即起诉之后两年半多，案件才进入到陪审团审判阶段。 摩托罗拉的诉讼策略是向陪审团讲述其竞争对手是如何通过窃取高价值保密信息而获得商业上的成功，重点强调：（1）对海能达极为不利的内部邮件往来；（2）海能达关键证人引用美国宪法中证人不能自证其罪的规定拒绝回答相关问题，及（3）间接证据和证词显示海能达有损毁证据的嫌疑。为支持惩罚性赔偿请求，摩托罗拉指控海能达高管人员参与密谋盗用商业秘密并再次强调其对海能达故意损毁相关证据的指控。
海能达的抗辩要点虽然没有否认摩托罗拉前雇员从原告处盗取秘密文件，但在庭审中否认了这些不当获取的信息经上述个人散布给其他海能达员工，也否认了这些信息在海能达产品研发中的重要性。海能达还告诉陪审团，摩托罗拉是在企图让整个公司为少数几名员工的不当行为承担责任，且为了从海能达的商业成功中攫取巨额利润，故意延迟提起诉讼的时间。用海能达代理律师的话说，摩托罗拉“想拿走2010年以来海能达在对讲机领域赚到的每一分钱，外加更多”。 2020年2月，陪审团在庭审后开始合议，并仅用不到两个半小时便经合议达成一致意见。依据法官给陪审团的指示，只有当认为海能达的行为构成恶意或者肆意罔顾摩托罗拉的权利时，陪审团才可以评定惩罚性损害赔偿。
遗憾的是，陪审团最终支持的——是摩托罗拉提出的最高赔偿额。 有关本案的详细情况（包括双方的诉讼背景、对峙焦点、辩护要点、裁决情况等），本期第二条推送我们邀请国家海外知识产权纠纷应对指导中心指导专家形成中英文专题文章《天价赔偿！解析摩托罗拉海能达案的陪审团裁决及实践经验》，并提出中国高科技企业商业秘密管理方面的一些建议。文章与本报告同期发布，供中国企业参考。
这一场令人瞩目的诉讼进行的同时，双方知识产权之争也愈加激烈，这背后，真正体现的，是对产品、市场乃至行业地位之争。遗憾的是，在该案进行的同时，摩托罗拉还分别在两起德国的专利侵权诉讼（曼海姆地方法院和杜塞尔多夫地方法院）中锁定了对海能达的胜局，并在一起美国国际贸易委员会的337调查中取得部分胜利（Inv. No. 337-TA-1053）。摩托罗拉的每一次诉讼胜利，都迫使海能达在被诉的相关产品中弃用或重新设计某些产品功能或特征。 截至目前，双方的知识产权诉讼之争远未结束。本案大概率仍会继续争至上诉法院的同时，摩托罗拉目前还在另一起伊利诺伊州北区联邦地方法院案件中指控海能达专利侵权（Case No. 1-17-cv-01972），该案的事实取证预计在2020年5月完成。针对摩托罗拉打出的一系列全球诉讼组合拳，海能达也发起了反击，在美国俄亥俄州北区联邦地方法院对摩托罗拉提起专利侵权诉讼（Case No. 1-17-cv-01794），指控摩托罗拉部分双向通讯设备的“智能音频”特征侵犯其专利权。海能达还于2017年12月在美国新泽西州联邦地区法院对摩托罗拉提起了反垄断和反不正当竞争诉讼（Case No. 2-17-cv-12445），但在摩托罗拉的请求下，该案随后也被转移到伊利诺伊州北区联邦地方法院（Case No. 1:19-cv-00176）。 商业秘密纠纷以及一系列海外知识产权诉讼，已经成为海能达发展中必须迈过的一道坎。 双刃之剑！美国法律的境外适用应引起高度重视 在摩托罗拉诉海能达一案中，美国法律的境外适用成为另一个关注焦点，也应引起中国企业的高度重视。 海能达在审判中请求法庭“禁止摩托罗拉依据域外损害赔偿”提起巨额赔偿要求。也就是说，海能达的极大部分利润来自美国域外，而判决的依据之一《伊利诺伊州商业秘密法案》并不能适用于境外，因此在计算损害赔偿时，不能以该法为依据将海能达的域外收入部分纳入其中。 遗憾的是，伊利诺伊法院虽然同意《伊利诺伊州商业秘密法案》不可以适用于境外，但是法庭在另一关键点上支持了摩托罗拉提出的观点，即当18 U.S.C. § 1837所要求的条件均被满足时，美国联邦《商业秘密保护法》（判决的另一依据）可以适用于境外，因此对于被告通过境内的著作权侵权而在境外获利的行为，摩托罗拉有权主张损失赔偿（案卷文件第834号）。 因此，有美国子公司或者在美国有商业活动的中国公司应当格外注意，一旦卷入知识产权纠纷，赔偿范围有被扩大的潜在风险。另一方面，如果中国企业作为原告在美国法院提起诉讼的话，应当充分利用这些法案主张权利保护，如果掌握有诉讼的主动权，境外适用也可能对中国公司极有价值。
未雨绸缪！中国企业应做好风险防控
综合近期的数据和重点案例情况来看，商业秘密纠纷成为经贸摩擦中美方制裁和制衡中国企业的新增长点之一。建议中国企业加大对商业秘密保护的关注，做好风险防控，具体而言：
一是应做好风险防控，仍在诉案件应预防高额判赔。根据近年来案件数量发展趋势，以及受一些诉中国企业获得较高赔偿的有利判决影响，我国企业在美商业秘密纠纷仍可能在高位运行，企业应做好风险防控，尽可能避免卷入纠纷。伊利诺伊北区联邦法院的判决支持了原告提出的最高赔偿请求，目前尚无法看出是针对个案还是整体原则上的“从重从严”，在诉中国企业应充分汲取前案经验，做好预案和应对。
二是应充分关注和运用商业秘密保护规则。2020年1月15日，中美双方签署中美经贸协议，商业秘密保护是其中的重点内容之一。据此，美国有关商业秘密的保护规则可能将有所调整，并必将进一步趋严。例如，协议关于民事程序中的举证责任转移以及降低启动刑事执法门槛的规定，可能致更多商业秘密案件立案。对于企业而言，这也将是一把双刃剑，知识产权保护得力并能够充分运用规则的企业将从中获益，而缺乏知识产权尤其是商业秘密保护意识和能力的企业也将面临更大风险。
三是应全面提升商业秘密保护意识和能力。根据海能达被诉案件的前车之鉴，中国企业应强化商业秘密保护意识和手段，建立商业秘密保护制度规则。例如，在聘用过程和常规的新员工培训中对曾经任职于竞争对手公司的员工，禁止其使用前雇主或者任何第三方的机密信息或者专有信息，着重强调员工对前雇主和现雇主均承担保密义务，以保护自身的商业秘密，并降低或者减少潜在的第三方指控的风险。再如，若发现员工有任何盗用或者滥用任何第三方商业秘密或专有信息的行为，及时研究制定救济方案，保存有关证据等。
撰文：宋蓓蓓 寿晶晶 齐明媛 审核：朱瑾 谢小勇数据及案例支持：Mayer Brown LLC，律商联讯（Lex Machina）
本文转自智南针https://www.worldip.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=109&id=1239
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