近几年，电子烟行业兴起，尤其是深圳，有难以计数的经营电子烟及周边产品的企业。“香珠”、“爆香珠”对于了解电子烟的朋友们并不陌生，但是很多人可能都不知道，“香珠”曾是电子烟及配件产品上的注册商标！
去年，“深圳市光奇科技有限公司”（下称“光奇公司”）在其网店销售电子烟时使用了“爆香珠”字样，被“香珠”商标权人“昆明逸品科技有限公司”（下称“逸品公司”）起诉至法院，要求赔偿其经济损失20余万元。那么，面对已注册商标权利人发起的诉讼，企业应该如何应对呢？
2020年5月，深圳市光奇科技有限公司委托我司针对“香珠”商标向国知局提出无效宣告申请，至此，双方的商标大战拉开帷幕。
国知局无效宣告案：争议商标“香珠”由逸品公司于2015年12月29日提交注册申请，指定使用在第34类电子烟及配件等商品上，并于2019年2月28获得注册。光奇公司于2020年5月6日委托我司提出无效宣告申请。无效理由是：1. “香珠”用于上述指定商品上，缺乏商标应有的显著性，消费者无法通过该标识识别商品来源。2. “香珠”作为一种通用的商品名称，不应被核准注册。
经过国知局的审理，2020年12月，国知局做出裁定：争议商标“香珠”予以无效宣告。[1]
法院商标侵权纠纷案：原告逸品公司发现被告光奇公司大量生产了带有“爆香珠”字样的烟用胶囊等商品，并在其自营网店“大船旗舰店”进行销售和宣传。原告认为：被告使用的“爆香珠”标志与原告权利商标“香珠”构成近似，容易导致消费者混淆，应构成商标侵权。据此，原告诉至福田法院，请求法院判令被告停止侵权行为，并赔偿其相应经济损失及合理维权费用共计21.5万元。
经深圳市福田区人民法院审理后作出判决：被控侵权行为尚不足以造成相关公众混淆，对原告的侵权主张，不予支持，驳回原告的诉讼请求。
原告不服，提出上诉，深圳市中级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。目前，本案已生效。[2]
1. 香珠不是电子烟出现之后才出现的产物，香珠最早用于制作各种颜色、各种气味的芳香剂、空气清新剂。后因电子烟的出现，又成为电子烟过滤嘴中的一种搭配产品。
2. 通过在专利数据库的检索发现，共有143条关于“香珠”在“烟草”产品上的专利。可以证明研发该产品的专业人士都称该产品为“香珠”。
3. “香珠”二字意为“有香味的珠子”，无论是为衣物增香，还是给烟嘴增香，都是其本来的含义和作用，只是使用的场景不同。“香珠”一词从始至终都指代的是某一功能的产品，作为商标使用，缺乏显著性，不易被消费者作为“商标”识别。
4. 光奇公司并未在其商品名称和商品图片上突出使用“香珠”两字，且其产品包装和淘宝店铺产品说明描述上均有突出使用其自有商标“大船”。光奇公司仅仅在其产品的宣传页上使用“爆香珠”三字，且几乎均是使用的“大船爆香珠”五字，均有突出光奇公司的自有品牌“大船”，不会构成消费者的混淆误认，光奇公司对“爆香珠”三字的使用是属于对缺乏显著性的词语的合理使用。
一、“香珠”不属于烟草商品上的通用名称
审查员认为，申请人提交的证据无法证明“香珠”属于相关法律规定或者国家标准、行业标准确定的烟草等商品上的通用名称，亦无法证明相关公众已经普遍认为“香珠”能够指代烟草等商品，从而成为烟草等商品上的约定俗称的通用名称。
二、“香珠”使用在烟草上，缺乏商标显著性，不得作为商标注册。
“香珠”由EVA材料加上香味精油等材料配制而成，主要用于制作各种颜色、各种气味的芳香剂、空气清新剂，故争议商标“香珠”指定使用在烟草等全部商品上，直接表示了指定产品的内容等特点，缺乏作为商标应有的显著特征，不能起到区分商品来源的作用，不得作为商标注册。
一、被控侵权行为不属于商标法意义上的商标使用行为
商标的基本功能是区分商品来源。鉴于此，商标法意义上的商标使用行为是一种能够产生区分商品来源效果的使用行为。
本案中，无论“香珠”还是“爆香珠”，被使用在烟草胶囊商品上，都是带有一定描述意义的词语。“香珠”这个词语，在其本意上是对其商品特点的一种描述；“爆香珠”这个词语，既是对商品特点的描述，也是对商品使用方式的描述。因此，当“爆香珠”被使用在烟草胶囊的宣传上时，对相关公众来说，首先联想到的是商品的特点及使用方式，而不是商品的来源或者出处。
原告的注册商标“香珠”，注册时间以及持续使用时间不长，使用范围不广，亦未进行广泛的宣传，故该商标尚未与烟草胶囊商品建立稳定对应的实际联系。在此情形下，相关公众看到被告网页宣传中的“爆香珠”词语时，一般不会将其与原告的该商标联系起来，从而认为该“爆香珠”词语也是识别商品来源的一种标志。
因此，法院认为，被控侵权行为不属于我国商标法意义上的商标使用行为。
二、被控侵权标志与原告注册商标不属于近似标志
从发音来看，“爆香珠”与“香珠”的首个文字发音及整体发音均不同；从字形来看，“爆香珠”由“爆”和“香珠”组合而成，“香珠”并非“爆香珠”这一组合词语中的唯一主要组成部分，两者存在较大差别；从含义来看，“爆香珠”与“香珠”相比，更加突出了“爆”的动作及其意义，“爆香珠”并非“香珠”含义的重复表达。
基于上述理由，从“音形义”综合分析，“爆香珠”与“香珠”在整体含义上有明显的区别和不同，被控侵权标志“爆香珠”与原告的注册商标“香珠”不构成近似标志。
三、被控侵权行为不会造成相关公众混淆
经查，被告仅仅是在网页宣传中突出使用了“爆香珠”词语，在商品及其包装上并没有突出使用该词语，被告网页宣传中使用“爆香珠”的同时，也使用了“大船”商标及其它说明性词语，该事实表明被告并无攀附原告商标商誉的意图。
另外，法院查明，被告曾申请“爆香珠”为注册商标，被有关部门以“该标志使用在指定商品上，易使消费者产生误认，不得作为商标使用”驳回。该事实只能够表明被告清楚地知道“爆香珠”使用在烟用胶囊商品上，显著性不强。
对于原告主张被告有与原告涉案注册商标相混淆的主观恶意，与本案查明的基本事实不符，难以成立。因此，法院认为被控侵权行为尚不足以造成相关公众混淆，对原告的侵权主张，不予支持。
“香珠”商标宣告失效，意味着逸品公司不再享有“香珠”二字的独占权，相关经营者可以共用“香珠”二字描述该类产品，不再担心收到侵权投诉。透过此案，我们也可以感受到对于新兴产品而言，某些描述性词语前期是有可能被核准注册为商标的，但此种权利并不稳定，因为它本不该被核准注册，或是会随着行业内不断使用该词语使其逐渐丧失显著性，甚至最后变为通用名称。
因此，当企业面对此种类型的投诉时，也可以寻求专业商标代理人及商标律师的帮助，通过对此类商标发起挑战——提起无效宣告来撤销该商标，从而维护企业自身的正常商业经营。
注释：
[1] 参见《第18743916号“香珠”商标无效宣告请求裁定书》
[2] 参见深圳市中级人民法院微信公众号2021年8月4日发布的文章《“香珠”告“爆香珠”侵权，法院这样判！》
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